经过与很多国内企业打交道发现,其实很多时候,企业最在意的还不是发明创造能不能得到切切实实的专利保护,而是专利申请能不能授权,以及在能够授权的基础上,如何尽快授权。
这种心情可以理解,毕竟很多时候,企业需要授权专利来申请高新企业来办理税收优惠,那省下的可都是真金白银啊,或者用于科技项目结题验收或者申报科技项目,以便为后续研发申请资金,等等。还有,企业中的很多技术人员,也希望靠着授权专利来评职称、申报奖励呢。

因此,如何提高专利申请的授权率,也就成为一个颇具现实意义的问题。那么,如何才能提高授权率呢?下面,朴卓知识产权(www.puzhuoipr.com)从操作层面上,就这个话题逐一做些阐述。
1. 新颖性
新颖性是一个专利能被授权的最基本的要求,也是影响授权与否的关键的问题之一。虽然新颖性主要涉及技术问题,应该由发明人来负责,本不该由我这个代理人来操心。但朴卓知识产权(www.puzhuoipr.com)多年执业实践中发现,新颖性问题出现的根源,往往在于发明人的一些错误认识和不当行为以及不合理的申请规划上,如果这些错误认识或不当行为能够克服,或者能够合理规划专利申请的步骤,则新颖性相对创造性来说,还是好预防和解决的。
在专利审查实践中,新颖性是有相对客观的判断标准的,一般容易加以论证,发明人自己一般也能够根据其掌握的技术文献八九不离十地指出其发明创造“新”在哪里。但并不等于新颖性不会出问题,实践中,在新颖性方面,以下几个方面最容易出问题:
A、对发明创造的创新性过于自信,连最基本的查新性检索都不做,结果收到审查意见通知书后才发现,其实,申请人不是不懂得查新检索的重要性,更多时候是省事心理和/或侥幸心理在作怪。当然,很多单位或个人不具备完善的检索条件也是一个客观因素,但基本的几个到处都能免费上的专利数据库,例如中国专利、美国专利和欧洲专利数据库,还是应该上去提前检索一下的。
B、先发表论文,后申请专利,或者先出售产品,后申请专利,会导致丧失新颖性;随着发明人专利意识的普及,现在这方面的问题已经出现地较少了,但仍有个别发明人犯此类错误。有时,甚至先做产品广告或宣传册,因为印上了一些细节技术信息,也会导致产品发明丧失新颖性,这样的例子,在“专利无效”程序中经常看到,无效请求人往往用专利权人自己印发的广告宣传册或发表的论文作为证据,来证明专利产品或专利方法没有新颖性,面对这样的难以否认的证据,专利权人往往是有苦难言,悔不该当初……。
C、随着研发的持续开展而做一系列专利申请时,如果不对专利申请做出合理规划,常导致自己在审查在后申请的专利的新颖性被在先申请的专利破坏掉。这种问题的发生通常较为隐蔽,因为这一系列专利是在不同时间申请的,每个专利在撰写时,除非有认真负责的专利代理人专门对此进行把关,否则常常会出现这个问题。
D、某些肉眼难以看出区别的产品发明,例如一种组合物试剂或催化剂或一种玻璃,审查员在依据本发明的信息不能判断其与现有文献中的同类产品有何区别时,有权推定二者相同,进而认为其没有新颖性,这是法律赋予审查员的特权。
因此,此类发明,一定要明确写出其组成信息,如果受技术条件的限制,组成信息不能明确确定,则要写明其性能参数或制备方法等信息。否则,一旦被审查员“推定”为没有新颖性,就麻烦大了,因为沉重的举证责任以及举证不能的不利后果,就轮到申请人来承担了。
二、创造性
创造性问题同样是影响专利授权与否的最关键的问题,也属于“一票否决”型影响因素。创造性主要涉及技术问题,同样应该由发明人来负责,朴卓知识产权(www.puzhuoipr.com)多年实践发现,如果发明人与代理人充分沟通,在创造性方面提前做好充分准备,找好找准发明点进行有针对性的撰写的话,还是非常有利于在专利审查过程中论证创造性的。
“开创型发明”,其创造性是很容易论证的。这不是本文讨论的重点,因为现实中开创型发明是比较少见的。实践中,大多数都是“改进型发明”,即基于前人的技术成果,在某一个方面或几个方面做出或大或小的改进。
如同新颖性一样,创造性的评价也是要基于检索出来的对比文献来进行。因此,如果发明人能够提前做些必要的检索,哪怕是不完备的检索,也有利于对自己的发明的高度有个基本的认识。
但是,国内发明人有个很不好的习惯,那就是自觉或不自觉地隐藏一些做出本发明(尤其是改进型发明)时所依赖的关键文献资料,以体现自己的发明创造的创新性高度,对代理人也完全不提这些文献资料的存在,仿佛怕自己的技术水平被打了折扣似的。但其实这样做根本于事无补,以现在专利局的数据库完备程度和审查员的检索水平,肯定(几乎是100%)能检索到这些文献资料,到时候提出创造性问题,由于发明人和代理人都没有提前在申请文件撰写上进行必要准备,将会非常被动,严重时甚至会导致难以授权。
评价创造性,说白了就是要看“技术增量”。如果技术增量足够高,或者足够出乎意料,那么就认为有创造性,否则,就没有创造性。
现在,越来越多的申请人已经意识到了这个问题,在撰写阶段就向代理人和盘推出技术发展脉络,以让代理人真正把握发明高度和掌握好笔墨的分配,并做必要的创造性预判,显然,这样做是非常明智的。
与上述隐瞒关键技术资料截然相反的是,有很多发明人,为了体现自己的发明创造是多么的引经据典、多么的有理有据和多么的真实,往往把自己的发明创造的构思原理、所依据的主要科学规律和定理、技术推导细节、主要参考文献、技术试错和摸索过程,等等,原封不动地写入申请文件中,以为这样就能体现发明高度。殊不知,这样就走向了另一个极端,反倒不利于创造性的判断。有句老话讲,没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,同样,也没有无缘无故的发明创造。发明人在进行任何发明创造时,都是有其技术构思过程的,甚至是一个很长的技术构思链条,如果把这其中的每一步都写出来,那么审查员正好根据这个技术构思链条来说明这个发明创造是常规技术的组合,是本领域技术人员容易想到的,或者是可以通过合乎逻辑的推理或有限次实验而得到的,进而否定该发明创造的创造性。这种审查意见通知书是很难应对的,因为审查员用于否定创造性的理由和证据就直接来自该专利申请文件本身,以彼之矛,攻彼之盾,从证据学角度来说,力度很强,申请人或发明人常有口难辩,无法应对。虽然说,这种类似于事后诸葛亮的判断方法,在创造性判断中是不允许的,但如果发明人确实把每一步构思过程都写明了的话,那申请人一方也很难证明审查员是事后诸葛亮。一旦不能证明审查员是事后诸葛亮,那么,审查员的否定创造性的审查意见就难以被驳倒,该发明的创造性也就难以论证。既无破,何谈立?
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